Procedure di deposito brevetti

Brevetti per invenzione industriale

Il Brevetto per invenzione è il titolo giuridico che assicura al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione, nel territorio di vigenza, per un periodo di tempo limitato della durata massima di 20 anni.

In Italia la normativa di riferimento è il “Codice della Proprietà Industriale” (D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm. e ii.) che norma, oltre al brevetto per invenzione, anche gli altri Diritti Proprietà Industriale (nel seguito IPR, Intellectual Property Right) quali i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i design industriali e i marchi.

Il Codice non fornisce una definizione di “invenzione”, ma elenca cosa non può essere considerata come tale e non possa quindi essere brevettata: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; le presentazioni di informazioni….         

I requisiti necessari per ottenere un brevetto d’invenzione sono stabiliti dal Codice e sono:

a) novità: l’invenzione non deve essere stata accessibile al pubblico in Italia o all’estero, attraverso divulgazione scritta, orale o tramite altri mezzi;

b) attività inventiva: l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato dell’arte per una persona esperta del ramo;

c) applicazione industriale: l’invenzione deve essere riproducibile a livello industriale.

Inoltre, l’invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume e deve essere sufficientemente descritta in modo da consentirne l’attuazione da parte di un tecnico esperto del settore.

Il sistema brevettuale in Italia è gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Italia partecipa alle due principali convenzioni internazionali:

• il Patent Cooperation Treaty (PCT);
• l’European Patent Convention (EPC).

Con la costituzione del Brevetto Comunitario che consentirebbe di ottenere un brevetto unico, valido su tutto il territorio dell'Unione Europea, si stanno creando le condizioni per una semplificazione dello scenario europeo. La Brexit ha tuttavia rallentato l’entrata in vigore del Brevetto Comunitario.

 

Modelli di utilità

Oltre alla protezione prevista per le invenzioni industriali è possibile chiedere di proteggere il proprio trovato come Modello di utilità. Questo è una invenzione che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o praticità d'impiego grazie ad una specifica conformazione, disposizione, configurazione o combinazioni di parti.

Si distingue dal brevetto per invenzione per l’attività inventiva, in quanto l’apporto creativo è limitato alla maggiore utilità di un prodotto già esistente. Inoltre, si differenza dai modelli industriali, definiti nel nostro ordinamento come modelli e disegni, che rappresentano trovati meramente estetici e non funzionali.

Anche per il modello di utilità i diritti di esclusiva sono riconosciuti per un periodo di tempo limitato, della durata massima di 10 anni.

In Italia l’autorità competente per i modelli di utilità è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le disposizioni del Codice sono recepite dal Regolamento IPR dell’Ente, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

 

Procedura di deposito di Brevetto per Invenzione o di Modello di utilità

Per sottomettere una richiesta di deposito di Brevetto/Modello di utilità, è necessario compilare in ogni sua parte il modulo dedicato “Comunicazione preliminare di invenzione”, disponibile alla pagina Documenti utili e modulistica (sezione Modulistica IPR), e sottometterlo alla Unità Valorizzazione della Ricerca (Cnr-Uvr) tramite la piattaforma informatica https://brevetti.cnr.it/brevetti/external/Home.do, accessibile autenticandosi con le proprie credenziali SIPER.
Si invitano gli inventori ad informare i direttori di Istituto e Dipartimento di afferenza dell’intenzione di tutelare l’invenzione: entrambi, infatti, saranno coinvolti in alcune fasi dell’istruttoria brevettuale interna.

In base alla tematica dell’invenzione, verrà individuato un Referente IPR, che sarà responsabile della valutazione del trovato propedeutica al deposito di una nuova domanda di Brevetto/MdU. Qualora necessario allo studio del caso ed alla analisi di fattibilità della tutela IPR, il Referente IPR potrà richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla Comunicazione preliminare di invenzione, al fine di indirizzare correttamente l’istruttoria interna, eseguire una ricerca sullo stato dell’arte (letteratura brevettuale) e valutare se i requisiti per procedere alla tutela siano soddisfatti dal trovato ideato.

In collaborazione con il/gli inventore/i, il Referente IPR analizza i documenti rilevanti emersi nella ricerca dello stato dell’arte, per verificare che l’invenzione possieda i requisiti di novità, altezza inventiva e applicabilità industriale, necessari per ottenere la concessione del brevetto/MdU. Il Dipartimento di afferenza e l’Istituto di appartenenza possono esprimere un parere sull’opportunità di tutelare il trovato ideato, evidenziando strategicità e/o particolari criticità.

In caso l’istruttoria si concluda con esito positivo, il Referente IPR suggerirà le modalità più opportune di 1° deposito^[1] nonché un “mandatario brevetti”, un professionista abilitato, appartenente all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale sezione “Consulenti in brevetti”, qualificato in relazione alla tematica dell’invenzione, al quale verrà affidato incarico di redazione del testo e di deposito della domanda di brevetto, sulla base di criteri sia di economicità di spesa, sia di professionalità. Cnr-Uvr curerà inoltre tutti gli adempimenti successivi all’incarico. In accordo con il Regolamento IPR, le spese di 1° deposito sono a carico di Cnr-Uvr, a meno che gli inventori non dispongano di fondi destinati specificatamente alla tutela IPR (ad esempio, nell’ambito di progetti Europei o altri finanziamenti); in questo caso, l’Istituto di afferenza dell’Inventore sostiene i costi di 1° deposito o di eventuali spese successive di prosecuzione della tutela.

Nel caso in cui l’invenzione sia stata concepita con il contributo di inventori dipendenti da altri soggetti, i Referenti IPR, eventualmente in collaborazione con i Referenti IPR Contratti, redigeranno un accordo di contitolarità e di gestione congiunta del brevetto e dei diritti derivanti, che verrà definito sulla base delle peculiarità del caso.

Qualora l’istruttoria si concluda con esito negativo, UVR potrà proporre forme alternative di protezione del trovato o suggerire indirizzi di approfondimento scientifico-tecnologico per favorire una futura tutela; troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui all’Art. 12 comma 4 del Regolamento e relativi rimandi.

 

Estensione, mantenimento e abbandono

Intorno allo scadere del 10° mese dalla data del 1° deposito, Cnr-Uvr riceverà dalla relativa autorità competente (UIBM, EPO, WIPO, ecc.) un rapporto di ricerca, corredato da un parere scritto sulla concessione della domanda di brevetto, in base all’effettiva sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

Tale parere scritto sarà condiviso con gli inventori ed esaminato insieme al Referente IPR e al mandatario incaricato. In tale occasione, verranno raccolti ulteriori elementi di valutazione quali i riscontri e gli interessi di mercato suscitati dalla tecnologia tutelata, i progetti e le collaborazioni attive, nonché le volontà di eventuali contitolari. Tali elementi verranno illustrati alla Commissione interna (costituita ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IPR) che valuterà se estendere o meno la protezione IPR all’estero, definendo la strategia di estensione in funzione delle specificità del caso. L’approvazione dell’estensione all’estero è presa dal Responsabile Uvr. Nel caso in cui la Commissione interna e il Responsabile Uvr non ravvisino l’opportunità di estensione della tutela all’estero, gli inventori potranno subentrare nella titolarità della domanda di brevetto/MoU, fatti salvi diritti preesistenti di soggetti terzi.

Le successive decisioni in merito alla prosecuzione, concessione e mantenimento del brevetto/MoU verrà valutata dal Referente IPR con l’inventore e dopo aver consultato il mandatario brevetti incaricato; la decisione ultima sarà presa dal Responsabile Uvr che stabilirà inoltre l’eventuale contributo alla spesa da parte degli inventori/Istituto di appartenenza, sulla base di un’analisi costi-benefici circa la prosecuzione e/o il mantenimento del brevetto/MoU. In questo caso, Istituto dovrà versare a Uvr gli importi stabiliti tramite una variazione di bilancio interna, secondo modalità che verranno comunicate.

Qualora il brevetto/MdU sia oggetto di contratto di valorizzazione (licenza, opzione…)  la sua gestione sarà condivisa con il soggetto terzo interessato che sosterrà direttamente le spese relative alla tutela IPR, fatti salvi differenti accordi pattuiti con Cnr-Uvr.

• Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, tutela e valorizzazione di ciascun trovato sono tenuti ad assoluta riservatezza durante tutta l’istruttoria interna di valutazione, per vincolo contrattuale con l’Ente o attraverso la sottoscrizione di un apposito impegno di confidenzialità, laddove necessario.
• Tempi:  i tempi medi per il deposito di una domanda di brevetto sono variabili e dipendono principalmente dalla disponibilità delle informazioni e dei soggetti coinvolti nel processo (inventore, Referente IPR, mandatario, contitolari).
• Strumenti: le ricerche di anteriorità sono condotte dal Referente IPR, sia tramite strumenti accessibili gratuitamente (e.g. Espacenet, Patentscope, Google Patents), sia tramite la piattaforma commerciale Questel-ORBIT, di cui Cnr-Uvr dispone alcune licenze d’uso.

Per informazioni e approfondimenti, contattare lo Staff IPR dell’Unità Valorizzazione della Ricerca (Cnr-Uvr).